Abmahnungen: die außergerichtlichen Anwaltskosten eines Patentanwaltes sind nicht (notwendigerweise) zu erstatten

Der BGH hat zwischenzeitlich entschieden, dass Patentanwaltskosten im markenrechtlichen Abmahnverfahren nicht durch den Abgemahnten erstattet werden müssen, wenn die Mitwirkung eines Patentanwaltes nicht erforderlich war.

Damit hat der BGH die Erstattungspflicht auf solche Fälle begrenzt, in denen die Mitwirkung eines Patenanwaltes tatsächlich sinnvoll und geboten ist. Zugleich hat der BGH konkrete Voraussetzungen formuliert, unter denen die Mitwirkung eines Patenanwaltes bei dem Ausspruch einer markenrechtlichen Abmahnung erforderlich ist.

Folgender Sachverhalt lag dem BGH dabei zur Entscheidung vor: Die Klägerin war Inhaberin einer Marke, die unter anderem Schutz für Schmuckwaren beanspruchte. Die Beklagte bot auf einer Internethandelsplattform unter eben dieser Marke Ohrstecker an. Daraufhin sprach die Klägerin gegenüber der Beklagten wegen einer Markenrechtsverletzung eine markenrechtliche Abmahnung aus. Im Abmahnschreiben forderte die Klägerin die Beklagte nicht nur zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf, sondern verlangte auch die Erstattung der ihr durch die Abmahnung entstandenen Rechtsanwalts- und Patenanwaltskosten i.H.v. insgesamt 4.161 Euro.

Das zuvor angerufene Landgericht hatte die Beklagte zwar zur Erstattung der Anwaltskosten verurteilt, die weitergehende Klage auf Erstattung der Patentanwaltskosten jedoch abgewiesen. Ebenso agierte das Berufungsgericht. Daraufhin verfolgte die Klägerin ihren Anspruch im Revisionsverfahren vor dem BHG weiter. Der BGH lehnte die Erstattungspflicht jedoch ebenso wie die Vorinstanzen ab.

In seiner Entscheidung wies der BGH darauf hin, dass die Regelung des § 140 III MarkenG nur für Kosten gelte, die durch die Mitwirkung eines Patentanwaltes in einem Rechtsstreit entstanden seien und nicht für Kosten, die – wie hier die Abmahnkosten – durch die Mitwirkung eines Patentanwalts außerhalb eines Rechtsstreits angefallen seien.

Darüber hinaus stellte der BGH jedoch auch klar, dass die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten bei einer markenrechtlichen Abmahnung nicht grundsätzlich ausgeschlossen sei. Eine Erstattungspflicht setze jedoch voraus, dass die Mitwirkung des Patentanwaltes erforderlich war.

Der BGH führt sodann aus, unter welchen Voraussetzungen die Mitwirkung eines Patentanwaltes bei einer markenrechtlichen Abmahnung erforderlich ist, so dass die Kosten seiner Mitwirkung zu erstatten sind: „Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage- zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.“

Dieses Urteil führt zu folgender Schlussbetrachtung: Derjenige, der im Falle einer Kennzeichenverletzung zur vorgerichtlichen Verfolgung seiner Rechte die Mitwirkung fachkundiger Dritter für erforderlich hält, mangels eigener Sachkunde aber nicht beurteilen kann, ob er hierzu sowohl einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt benötigt, sollte sich zunächst nur an einen Rechtsanwalt oder nur an einen Patentanwalt wenden und sich von diesem sachkundig beraten lassen, ob es der Hinzuziehung eines weiteren Fachmanns bedarf.

Quelle: Urteil des Bundesgerichtshof vom 24. Februar 2011, I ZR 181/09

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